نگاه اجمالی به حقوق علامت تجاری در آمریکا

نگاه اجمالی به حقوق علامت تجاری آمریکا[1]

دریافت متن به صورت   |PDF|

تهیه و ترجمه :

تقی(سعید) امانی

وکیل پایه یک دادگستری و عضو اصلی دفتر حقوقی نوبان

1-                علامت تجاری چیست؟

علامت تجاری عبارت است از کلمه، نماد، یا عبارت که جهت متمایز کردن کالاها (و خدمات) یک تولید کننده یا فروشنده از دیگری مورد استفاده قرار می گیرید. برای مثال، علامت تجاری «نایک(Nike)  » علاوه بر علامت و لوگوی کشیده ی نایک، معرف کفش هایی است که توسط نایک تولید می شود و آنها را از تولیدات سایر شرکت های تولید کفش(مثل ری باک(Reebok) و آدیداس(Adidas) ) متمایز می کند.  به همین صورت، علامت تجاری «کوکا کولا(Coca-Cola) » نوشابه های این شرکت را از شرکتها ی رقیب متمایز می کند (مثلاً از پپسی). هرگاه چنین علامتی به جای معرفی کالا، برای معرفی خدمات بکار رود، آنگاه به آن علامت، علامت خدماتی می گویند؛ اگرچه به طور کلی علامت تجاری تلقی می شود.

در برخی مواقع، حمایت از یک علامت تجاری فراتر از کلمات، نمادها، و عبارات می رود و برخی دیگر از جنبه های کالا مانند رنگ یا نحوه ی بسته بندی آن را نیز شامل می شود. برای مثال، رنگ صورتی لایه های پشم شیشه ای مربوط به مارک«اُوِنز-کُرنینگ(Owens-Corning) » و یا شکل منحصر به فرد بطری های کوکاکولا می تواند به عنوان جنبه های معرفی کالا به کار رود.  چنین جنبه هایی معمولاً در قالب اصطلاحی تحت عنوان «آرایش تجارتی (Trade dress)» قرار می گیرند و در صورتی که مشتری چنان جنبه هایی را به شرکت تولید کننده ی خاصی منتسب بداند(به جای اینکه به خود کالا به طور کلی منتسب بداند) تحت حمایت حقوقی قرار می گیرند. فلذا، اگر چنان جنبه هایی مربوط به امتیازاتی در کالا از نوع عملکرد و یا خاصیت رقابتی در کالا باشد نمی تواند در این قالب حقوقی حمایت شود. بنابراین، برای مثال، در صورتی که شکل مخصوصی از یک بطری مربوط به امتیازات عملکردی آن باشد(و نه بیانگر مبدأ تولید آن) در چنان حالتی، تولید کننده ی آن کالا نمی تواند استفاده از شکل منحصر به فرد آن بطری را ممنوع کند[و جزء آرایش های تجارتی خود بداند]. (مثلاً به نحوی درست شده که راحت بشود آن را در دست گرفت مانند کار گذاشتن دسته) [البته این موضوع، صرف نظر از حقوق دیگری است که ممکن است چنان تولید کننده ای روی آن کالا کسب کرده باشد؛ از قبیل حق اختراع، حق طرح صنعتی و ...].

[مثال دیگر در مورد نوع حمایتی فوق(آرایش تجارتی) این است که مثلاً تکرار خطی به رنگ قرمز در روی پیراهن های تولیدی یک شرکت ممکن است به مرور ذهنیت مصرف کننده را به ناآگاه سمت آن شرکت تولید کننده سوق دهد(که در این حالت این خط آرایش تجارتی آن شرکت محسوب می شود)؛ در حالی، که تکرار چنان خط قرمز رنگی روی تابلوی راهنمائی و رانندگی ممکن است عملکردی به مفهوم «ایست» داشته باشد. لذا در این حالت، خط قرمز رنگ کارکرد دارد و برای تمایز یک تولید کننده از دیگری نیست]

علامت تجاری به مصرف کننده کمک می کند تا به راحتی تولید کننده ی یک کالا را بشناسد. بجای مطالعه نوشته های پرینت شده روی یک قوطی کوکاکولا، مصرف کننده می تواند علامت کوکاکولا را در روی قوطی پیدا کند و از این طریق به سرعت نام تولیدکننده را بداند. یا به جای اینکه از فروشنده بپرسد که چه شخصی فلان کفش ورزشی را تولید کرده است، می تواند به راحتی به دنبال نماد و لوگوی خاصی باشد که روی کالا حک شده است. مثلاً لوگوی کشیده ی نایک. علامت تجاری، علاوه بر نقش معرفی راحت تر کالا به مصرف کننده، به تولید کننده نیز انگیزه می دهد تا روی کیفیت کالاهای خود سرمایه گذاری نماید. گذشته از اینها، هرگاه برای مثال یک مصرف کننده یک قوطی از نوشابه ی مارک کوکاکولا را مصرف و امتحان کند و سپس ببیند کیفیت خوبی ندارد، خیلی راحت در آینده نیز از مصرف آن محصول صرف نظر خواهد کرد و محصول شرکت دیگری را خواهد خرید. قانون علامت تجاری، اهداف یاد شده را با تنظیم مقررات مناسب محقق می سازد.

2-                چه قوانین و مقرراتی بر علائم تجاری حاکم هستند؟

در آمریکا هم قوانین فدرال و هم قوانین ایالتی(قانون جداگانه ی هر ایالت) بر حقوق علائم تجاری حاکم هستند. در ابتدا، قانون کامن لا  ایالتی عمده ی مقررات مربوط به حقوق علامت تجاری را مقرر نمود. ولی در اواخر سال 1800، کنگره آمریکا اولین قانون فدرال آمریکا در زمینه ی حقوق علائم تجاری رو تصویب کرد. سپس این قانون فدرال رفته رفته گسترش پیدا کرد و بیشتر زمینه هایی که قبلاً توسط قانون ایالتی پوشش داده می شدند را بر عهده گرفت.  قانون اصلی فدرال در این زمینه، اکنون، قانون Lanham  است که در سال 1946 تصویب و آخرین تغییرات آن مربوط به سال 1996 است. امروزه، عمده ترین قانون منبع حمایت حقوقی از علائم تجاری که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد همان قانون فدرال است. هرچند قانون ایالتی نیز هنوز مورد استفاده است ولی بیشتر مباحث حول محور قانون فدرال انجام می شود.

3-                چه خصوصیت هایی باید یک علامت داشته باشد تا به عنوان علامت تجاری محسوب شود؟

برای اینکه یک علامت تجاری قابل حمایت باشد، آن علامت باید خاصیت تمایز بخشی داشته باشد. یعنی، ظرفیت تمایز بخشی میان کالا ها و خدمات یک شخص از دیگری را داشته باشد. برای تشخیص اینکه یک علامت این خصوصیت را دارا می باشد یا خیر، دادگاههای آمریکا بسته به ارتباط میان علامت مورد نظر و کالاهای تحت حمایت آن، علامت ها را به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می کنند.

1.     علامت فانتزی/ تصادفی؛

2.     علامت القائی؛  

3.     علامت توصیفی؛  

4.     علامت عام

از آنجایی که علامت ها در هر یک از این دسته ها با توجه به میزان تمایز بخشی آنها متفاوت هستند، شرایط و میزانِ حمایت حقوقی از آنها نیز بستگی به این دارد که علامت در کدام دسته از دسته های یاد شده قرار بگیرد.

علامت فانتزی(خود ساخته)/انتخاب به صورت تصادفی، علامتی است که هیچ ارتباط منطقی میان علامت و کالاهای تحت پوشش خود وجود ندارد. برای مثال، کلمه «کُداک(Kodak) »که یک علامت خود ساخته است و هیج معنی خاصی ندارد، و یا کلمه ی «اَپل(Apple)  به معنی سیب که یک کلمه انتخابی به صورت تصادفی(دیمی) است»، هیچ ارتباط ذاتی و منطقی با کالاهای تحت پوشش خود ندارند. چرا که اَپل به معنی سیب است و هیچ ارتباطی میان این کلمه و کالاهای کامپیوتری تحت پوشش آن وجود ندارد. همین طور کداک که فاقد معنی است و هیچ ارتباطی با کالای فیلم و نگاتیو و دوربین های تولیدی آن مارک ندارد. این گونه علامت های تجاری ذاتاً متمایز کننده هستند.  یعنی ظرفیت معرفی کالاهای تحت حمایت خود را دارند و از حمایت قانونی محکم و قوی تری نیز برخوردارند.

علامت القائی،  علامتی است که یکی از کاراکترها و ویژگی های کالا را به نحوی غیر مستقیم به مصرف کننده القاء می کند. برای مثال، کلمه « Coppertone به معنی مایه ی برنزگی[معنی حدسی]» که یک القائی در ذهن به کالاهای مربوط به ضد آفتاب می کند، اما به طور خاص کالاهای تحت پوشش خود را توصیف نمی کند. بنابراین، یک زحمت ذهنی نیاز هست که تا این کلمه(مارک) را با کالاهای زیر مجموعه اش مرتبط کند. در عین حال نیز این کلمه کاملاً هم با کالاهای زیر مجموعه خود بی ربط نیست. همانند علامت انتخابی به صورت تصادفی، این گونه علائم تجاری نیز به طور ذاتی متمایز کننده شناخته می شوند و از درجه و میزان حمایتی بالائی برخوردارند.

علامت توصیفی، علامتی است که به جای اشاره غیر مستقیم به برخی از کاراکترها و خصوصیات کالا، مستقیماً ویژگی ها و کیفیت کالا را(مثل رنگ، بو، عملکرد، ابعاد یا عناصر) توصیف می کند. برای مثال،  علامت های «مهمان سرای تعطیلات»، «سبوس دار» و «مرکز بینایی» همگی بخشی از جنبه های کالاها یا خدمات زیر مجموعه خود را توصیف می کنند(به ترتیب، اتاق های هتل، صبحانه درست شده از غلات، خدمات بینایی). همه ی این گونه علامت ها چیزی در مورد کالاها یا خدمات خود می گویند. بر خلاف علامت انتخابی(تصادفی) و علامت القائی، علامت توصیفی به صورت ذاتی متمایز کننده نیست و فقط وقتی از حمایت قانونی برخوردار می شود که ویژگی دیگری را تحت عنوان «معنی فرعی» [به دلیل کسب شهرت، دیگر مردم آن علامت را تعبیر به توصیف نکنند] بدست آورند. علامت توصیفی باید این مانع مضاعف را پشت سر بگذارد تا حمایت شود، زیرا چنان علامت هایی شامل واژه هایی هستند که برای توصیف کالاهای زیر مجموعه خود استفاده می شوند، و در صورت اعطاء حق استفاده ی انحصاری از آن واژه به تولید کننده آن کالا(ارائه دهنده خدمات) ممکن است اعطاء یک امتیاز ناعادلانه تلقی شود. 

یک علامت توصیفی وقتی حائز ویژگی «معنی فرعی» [غیر از معنی اصلی خود که فقط توصیف صرف است] می شود که مصرف کنندگان عمومی در بدو امر و به طور عمده آن علامت را به تولید کننده یا ارائه کننده ی خاصی منتسب کنند، و نه به خود محصول. بنابراین، برای مثال، واژه ی «مهمان سرای تعطیلات»، معنی فرعی را کسب کرده است. چرا که مصرف کنندگان عمومی[در جامعه آمریکا] آن واژه را به ارائه کننده ی خدمات که از سوی هتل خاصی انجام می شود منتسب می دانند و نه به ارائه خدمات هتلی به طور کلی. برای اینکه بدانیم آیا یک چنان علامتی حائز حمایت قانونی می باشد و دارای شرط «معنی فرعی داشتن» هست یا خیر، دادگاههای آمریکا فاکتور های زیر را ملاک عمل قرار می دهند: 1- میزان و نحوه ی تبلیغات؛  2- حجم فروش محصولات؛   3- مدت و نحوه ی استفاده از آن اصطلاح(علامت)؛   4- نتایج بررسی و تحقیق از مصرف کننده.

و در نهایت، علامت عام، علامتی است که مجموعه ای کلی را توصیف می کند که کالاهای تحت پوشش آن علامت به آن مجموعه تعلق دارد. برای مثال، اصطلاح «کامپیوتر» اگر که برای کالاهای کامپیوتری به کار رود یک کلمه و علامت عام محسوب می شود. علائم عام مورد حمایت قانون قرارنمی گیرند. بنابراین، اگر یک تولید کننده ای مثلاً با علامت «کامپیوتر» کامپیوتر بفروشد و یا با علامت «سیب» سیب بفروشد، از هیچ حمایت قانونی ای نسبت به آن علامت خود برخوردار نخواهد بود. علائم عام مورد حمایت قانون قرارنمی گیرند؛ چرا که آنها کاملاً برای معرفی [خودِ]یک محصول خاص خیلی مورد استفاده هستند. با اعطاء حق به یک تولید کننده که فقط ایشان از آن واژه به صورت انحصاری استفاده کند، به معنی این خواهد بود که به آن تولید کننده (یا ارائه دهنده ی خدمات) یک امتیاز رقابتی خیلی خیلی بزرگی داده شده است.

تحت شرایطی، علائمی که قبلاً و ذاتاً عام نبودند ولی رفته رفته به صورت عام تبدیل می شوند و حمایت قانونی را از دست می دهند. [برای مثال، کلمه «آسپرین (Aspirin)» که زمانی در آمریکا علامت تجاری داروی خاصی بود، هم اکنون به صورت عام در آمده و به عنوان نام آن دارو مورد استفاده قرار می گیرد. یا کلمه «زیراکس(Xerox)» که زمانی علامت تجاری برای دستگاه کپی بود، در حال عام شدن و مورد استفاده قرار گرفتن به عنوان «عمل کپی کردن» یا نام «دستگاه کپی» می باشد.[به جای کپی کردن می گویند زیراکس بگیر!]]

[در ایران نیز، برای مثال، علامت «اکبر جوجه» در حال تبدیل شدن به چنین حالتی است. این علامت تجاری که برای معرفی رستورانی خاص انتخاب شده، ولی رفته رفته در میان عموم برای نوع خاصی از پخت چلو مرغ مورد استفاده قرار می گیرد و نه به عنوان یک علامت تجاری]

4-                نحوه کسب حقوق علامت تجاری چگونه است؟

کسب حقوق علامت تجاری به دو صورت انجام می شود: 1- به وسیله استفاده برای اولین بار از آن علامت در تجارت(یا ارائه خدمات)؛   2- با ثبت علامت در اداره اختراعات و علائم تجاری آمریکا.

خاطر نشان می گردد که،  قابلیت حمایت و یا ثبت علامت تجاری توصیفی فقط هنگامی میسر است که واجد شرایط کسب «معنی فرعی» باشد. بنابراین، ممکن است برای حمایت از علامت توصیفی شرطی در نظر گرفته شود که مثلاً قبل از این که «معنی فرعی» را بدست بیاورد باید مدت زمانی از اولین استفاده آن در تجارت بگذرد و بدیهی است که تا احراز این شرط در داخل این مدت از حمایت قانونی بی بهره است[چون معلوم نیست شرط یاد شده را احراز کند یا خیر]. ولی اگر از حالت توصیف در این مدت خارج شد و معنی دیگری (معنی فرعی) را در ذهن مصرف کننده ایجاد کرد آن وقت از حمایت قانونی برخوردار می شود.

بنابراین، یکی از راههای کسب حمایت قانونی، استفاده از علامت تجاری است. منظور از استفاده از علامت تجاری یک استفاده عملی است یعنی کالاها به صورت عملی با مارک مورد نظر برای عموم عرضه شده باشد. بنابراین، اگر مثلاً شخصی اولین فروشنده محصول آدامس بادکنکی با مارک « (Lucky» (به معنی خوش شانس) باشد، چنین شخصی در مورد استفاده از مارک «خوش شانس» برای فروش آدامس بادکنکی حق تقدم استفاده بدست می آورد(با فرض اینکه آن مارک سایر شرایط حمایت را داشته باشد). این حق تقدم البته محدود به حوزه ی جغرافیایی است که آن مارک در آنجا مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین، برای مثال، اگر شخصی در شهر بُستون[یکی از شهر های آمریکا] اقدام به فروش پیتزا با مارک «Broadway Pizza» [که نام یکی از خیابان های نیویورک است و مانند لاله زار قدیم ایران دارای سالن های نمایش و رستوان ها و ... می باشد] نماید، چنین شخصی می تواند مانع استفاده شخص دیگری شود که در همان شهر از آن علامت بعد از او اقدام به استفاده آن علامت برای فروش پیتزا کرده است. اما، آن شخص نمی تواند از استفاده شخصی دیگر که مثلاً در شهر لس آنجلس از آن علامت برای فروش پیتزا اقدام کرده است جلوگیری نماید.

راه دیگر کسب حمایت قانونی برای علامت تجاری، ثبت آن در اداره اختراعات و علامت تجاری آمریکا به قصد استفاده از آن علامت است. بر خلاف مورد اول فوق الاشاره که با استفاده از علامت و بدون ثبت، کسب حمایت می شود، ثبت علامت تجاری در اداره ثبت اختراعات و علامت تجاری آمریکا باعث می شود که مالک علامت در سراسر آمریکا حمایت قانونی بدست آورد و نه در حوزه جغرافیایی محل استفاده؛ حتی اگر استفاده در عمل فقط محدود به حوزه جغرافیایی خاصی شده باشد. البته این موضوع نیز به این شرط بستگی دارد که قبلاً شخصی دیگر در یک حوزه جغرافیایی دیگر قبلاً از آن علامت حق تقدم استفاده نداشته باشد. در غیر این صورت، حمایت سراسری مالک آن علامت ثبت شده تخصیص می خورد و آن حوزه جغرافیایی از محدوده ی حمایت قانونی آن شخص خارج می شود. بنابراین، برای مثال، اگر من علامت «Broadway Pizza» را برای فروش پیتزا ثبت کنم، نمی توانم مانع استفاده آن شخصی شوم که از همان علامت قبلاً در شهر بُستون استفاده می کرده است، ولی در سایر شهرهای آمریکا از حمایت قانونی برخوردار می شوم.

5-                ثبت علامت تجاری به چه معناست؟

اگرچه وفق مقررات آمریکا، ثبت علامت تجاری تنها راه برخورداری از حمایت به شمار نمی آید(یعنی با استفاده عملی نیز می شود مورد حمایت قرار گرفت)، ولی ثبت می تواند امتیازات زیادی را برای مالک علامت ثبت شده بوجود آورد. همان گونه که در بند قبلی تشریح شد، با ثبت علامت تجاری دامنه ی حمایت از علامت تجاری سراسری می شود و در کل کشور مورد حمایت قرار می گیرد(البته با رعایت محدودیت ذکر شده در بند قبلی(حق تقدم دیگران در استفاده از آن علامت در حوزه جغرافیایی خاص)). بنابراین، ثبت علامت باعث می شود که یک اخطار ضمنی سراسری به دیگران داده شود که آن علامت دارای مالک قانونی است. همچنین، ثبت علامت باعث می شود که مالک علامت در مقابل نقض علامت ثبت شده خود در دادگاه فدرال آمریکا(نه دادگاه محلی و ایالتی)، طرح دعوا کند. و نیز ثبت علامت باعث می شود که مالک علامت بتواند در مقابل نقض علامتش خسارات احتمالی به خود و نیز هزینه های دادرسی را مطالبه کند. و بالاخره اینکه، ثبت علامت باعث می شود بعد از 5 سال از زمان ثبت، غیر قابل خدشه و اعتراض شناخته شود و حق انحصاری استفاده از آن علامت به یک حق قاطع و غیر قابل خدشه تبدیل گردد.

تقاضای ثبت علامت تجاری منوط به تأیید ثبت اداره اختراعات و علامت تجاری آمریکا می باشد. آن اداره می تواند ثبت علامت را به دلایل مختلف رد کند. برای مثال، اداره می تواند به دلیل اینکه علامت از جمله ی علائم عام به شمار می آید یا اینکه یک علامت توصیفی است و شرایط لازم را در جهت کسب «معنی فرعی»، معنی دیگری غیر از معنی توصیفی خودش بدست نیاورده است، آن را رد کند. اداره یاد شده همچنین ممکن است علامتی را به دلیل اینکه غیر اخلاقی است و شرم آور است [خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی] و یا موجب گمراهی به جهت نام جغرافیایی کالا می شود، و یا با علائم ثبت شده ی قبلی شباهت دارد رد کند. همچنان که قبلاً اشاره شد، رد علامت تجاری لزوماً به این مفهوم نیست که آن علامت از حمایت قانونی نمی تواند برخوردار باشد. ولی این بدان معنی است که آن علامت فقط واجد شرایط کسب حمایت و بدست آوردن امتیازات بیشتر به شرح فوق الذکر نمی باشد.

برخی از ایالت ها همچنین سیستم ثبت مخصوص به خود را مطابق قانون علامت تجاری ایالتی خود دارند.  

6-                آیا حقوق علامت تجاری قابل از بین رفتن است؟

حقوق علامت تجاری ممکن است به طرق مختلف از بین برود. مثلاً به واسطه ی ترک و اعراض از آن علامت، یا اعطاء اجازه بهره برداری و یا انتقال حقوق علامت به صورت نامناسب قانونی، و یا با عام شدن آن علامت به مرور زمان.

یک علامت تجاری وقتی مورد اعراض قرار می گیرد که استفاده از آن با قصد عدم استفاده ی مجدد متوقف شود. چنین قصدی با بررسی اوضاع و احوال و قرائن موجود می تواند قابل استنباط باشد. علاوه بر این، عدم استفاده از علامت به مدت 3 سال متوالی از جمله دلایلی است که ظاهر را بر اعراض می گذارد. دلیل منطقی برای این موضوع این است که قانون علامت تجاری فقط از علائمی حمایت می کند که در حال استفاده هستند، و اشخاص نمی توانند علامت های بالقوه قابل استفاده را برای خود انبار و ذخیره کنند. [ماده 41 قانون ایران نیز موضوع 3 سال عدم استفاده را پیش بینی کرده است]   

در موردی که حقوق علامت تجاری به صورت نادرست به شخصی دیگر منتقل شود و یا اجازه ی بهر برداری از آن به صورت نادرست اعطاء شود نیز ممکن است منجر به از بین رفتن حقوق آن علامت تجاری گردد.

هرگاه حق استفاده از علامت تجاری به شخص دیگری داده شود(مثلاً به صورت نمایندگی فروش) بدون اینکه کنترل و یا نظارت کافی از سوی مالک آن علامت روی کیفیت کالا(یا خدمات) صورت بگیرد، چنان علامتی باطل خواهد شد[در حقوق ایران، ماده 44 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری علامت را قابل ابطال ندانسته ولی قرار داد را در چنین حالتی فاقد اعتبار اعلام کرده است].

همین طور خواهد بود، در مورد انتقال نادرست علامت تجاری؛  وقتی که حقوق علامت تجاری به شخص دیگری منتقل شود، بدون اینکه توجیه منطقی و قرینه ای بر فروش اموال متعلق به آن علامت وجود داشته باشد. در چنین حالتی نیز مطابق مقررات قانونی آمریکا آن علامت باطل خواهد شد[در حقوق آمریکا انتقال علامت بایستی همراه با انتقال کلیه حقوق مکتسبه ی آن و نیز متعلقات آن از جمله ماشین آلاتی که کالاهای مربوط به آن مارک را تولید می کردند و یا انتقال شرکتی که آن مارک را استفاده کرده است باشد. در غیر این صورت به عقیده ی دادگاه های آمریکا این نوع فروش «یک فریبکاری به ضرر جامعه» تلقی خواهد شد]. منطق و دلیلی که پشت چنان مقرراتی وجود دارد این است که در چنان شرایطی آن علامت دیگر قابلیت و ظرفیت تمایز بخشی کالاهای آن عرضه کننده ی خاص را از دست می دهد.

حقوق علامت تجاری همچنین در مواقع عام شدن نیز از بین خواهد رفت. گاهی علائمی که در ابتدا خاصیت تمایز بخشی داشته اند، به مرور به صورت عام در آمده و حمایت قانونی را از دست می دهند. یک علامت وقتی به صورت عام در می آید که در ذهن اکثریت عموم دلالت بر نوع گسترده ای از کالاها کند و نه برای اشاره به منبع تولید کالا و یا تولید کننده ی آن. بنابراین، برای مثال، علامت تجاری «Thermos» که اولین بار فلاکس را اختراع کرد و تولید نمود، [ولی متأسفانه] به مرور که مردم همزمان با دیدن فلاکس به یاد آن مارک می افتادند، رفته رفته آن کلمه در ادبیات آمریکا و ذهنیت عمومی جامعه معادل کلمه فلاکس شد و در نهایت دادگاه آمریکا به دلیل اینکه آن علامت دیگر یک علامت متمایز کننده ی کالاها نیست بلکه نام یک کالا شده است، آن را عام اعلام نمود. و یا علامت های تجاری «aspirin» و «cellophane» که هم اکنون به دلیل اینکه در ذهنیت عمومی جامعه علامت اولی به نام دارو و علامت دومی به نام پوشش پلاستیکی نازک تبدیل شده است، توسط دادگاه آمریکا عام اعلام شده اند.

هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه آیا علامتی عام شده است یا خیر، دادگاهها معمولاً به تعریف ارائه شده در فرهنگ لغت، نوع استفاده از آن کلمه در روزنامه ها و مجلات، و سایر موارد اینگونه را مدنظر می گیرند تا بدانند که چنان کلمه ای آیا تبدیل به نام کالا شده است یا خیر. 

7-                نقض علامت تجاری در چه زمانی پیش می آید؟

وقتی شخصی مالک حقوق یک علامت تجاری می باشد می تواند علیه اشخاص دیگر به دلیل نقض آن علامت طرح دعوا نماید. معیار نقض « احتمال گمراهی» است. به عبارت دقیق تر، اگر احتمال گمراهی مصرف کننده در رابطه با منشا کالا یا درخصوص پشتیبانی مالی یا تایید آن کالا وجود داشته باشد، استفاده از آن علامت تجاری در مورد فروش یک کالا نقض علامت محسوب می گردد. دادگاه ها درمورد تصمیم گیری در خصوص وجود احتمال گمراهی مصرف کننده به عوامل متعددی توجه می کنند از قبیل: 1) میزان قدرت علامت؛    2) نزدیک بودن کالاها به یکدیگر؛  3) تشابه علامت ها؛   4) وجود شاهدی بر گمراهی واقعی[که در عمل گمراه شده است]؛    5) تشابه شبکه های بازاریابی استفاده شده؛    6) درجه احتیاط اعمال شده توسط یک خریدار نوعی؛   7) قصد و نیت خوانده.

بنابراین به عنوان مثال، استفاده از عین یک علامت روی کالای یکسان به طور روشن و قاطع، نقض آن علامت است.  اگر من کامپیوترهایی را با علامت Apple  تولید کرده و به فروش برسانم، استفاده ی من از آن علامت احتمالا گمراهی مصرف کننده را در پی دارد؛ زیرا این اقدام، فکر مصرف کننده گان را به این سو گمراه می کند که کامپیوترهای من واقعاً توسط شرکت اپل تولید می گردد. استفاده از یک علامت بسیار مشابه روی کالا یکسان نیز در صورتی که علامت ها به اندازه کافی در تلفظ،  ظاهر، یا  معنا به یکدیگر نزدیک باشند که ایجاد گمراهی نمایند، منجر به طرح دعوای نقض می شود.  بنابراین، به عنوان نمونه کامپیوترهای  « Applet» ممکن است ممنوع شوند، و همچنین شاید کامپیوترهایی با نام «Apricot». ولی از یک نقطه نظر دیگر، استفاده از چنان نام هایی[نام های مشابه فوق] برای کالاهایی کاملاً غیر مرتبط با کالاهای کامپیوتری احتمالاً منجر به نقض حقوق آن نام نخواهد شد.  بنابراین، کامپیوتر اپل و ضبط صوت و تصویر اپل می توانند یک رابطه ی هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشند، چرا که مصرف کنندگان احتمالاً تصور نخواهند کرد که کامپیوترها توسط شرکت ضبط صوت و تصویر تولید می شوند و یا برعکس شرکت تولید کامپیوتر عمل ضبط صوت و تصویر هم انجام می دهد.

بین دو سوی این طیف، پرونده های نزدیک زیادی وجود دارند که دادگاه ها عواملی را که در بالا ذکر شد اعمال می کنند. لذا به عنوان مثال، وقتی دو علامت مشابه هستند و کالا ها هم مشابه اند تصمیم گیری در مورد احتمال گمراهی مصرف کننده بسیار مشکل است. در یک پرونده ای مالکان علامت  Slickcraft آن علامت را برای فروش قایق هایی که برای تفریح خانواده ها استفاده می شد بکار می بردند. آنها دعوای نقض علامتی را علیه شرکتی که علامتSleekcraft  را برای فروش قایق هایی با سرعت بالا استفاده می کردند مطرح نمودند. از آنجاییکه آن دو نوع قایق در بازارهای ماهیتا متفاوتی عرضه می شدند، دادگاه نتیجه گیری کرد که گرچه کالاها مرتبط می باشند ولی یکسان نیستند. اما پس از بررسی بسیاری از عواملی که در بالا ذکر شد، دادگاه چنین حکم داد که استفاده از علامت Sleekcraft  احتمالا باعث گمراهی مصرف کننده می شود.

8-                چه چیزی موجب تضعیف علامت تجاری می شود؟(نقض علامت به روش تضعیف کردن)

علاوه بر طرح دعوای نقض، مالکان علائم تجاری می توانند دعوای تضعیف علامت تجاری را مطابق قانون فدرال یا ایالتی مطرح نمایند. مطابق قانون فدرال ادعای تضعیف فقط در صورتی قابل طرح است که علامت مشهور باشد. دادگاه ها درباره اینکه آیا علامت مشهور است یا خیر به عوامل زیر توجه می کنند: 1) درجه تمایز ذاتی یا اکتسابی؛   2) مدت و محدوده استفاده؛   3) میزان تبلیغات و شهرت 4) گسترش جغرافیایی بازار؛   5) شبکه های تجارتی؛   6) درجه شهرت در مناطق تجاری؛   7) هرگونه استفاده از علائم تجاری مشابه توسط اشخاص ثالث؛   8) علامت ثبت شده است یا خیر. کداک، اکسون و زیراکس همگی نمونه هایی از علائم مشهور می باشند. مطابق قانون ایالتی نیازی نیست علامت مشهور باشد تا مالک بتواند ادعای تضعیف را مطرح نماید. در عوض تضعیف زمانی امکان پذیر است که: 1) علامت دارای قدرت فروش باشد یا به عبارت دیگر کیفیت متمایزی داشته باشد. و 2) هر دو علامت از نظر ماهیتی مشابه باشند.

اگر مقدمات ادعای تضعیف وجود داشته باشد، مالک علامت می تواند دعوا را علیه هرگونه استفاده ای از آن علامت که باعث تضعیف کیفیت متمایز آن می شود مطرح نماید، خواه از طریق   Blurring  یا  Tarnishment   آن علامت باشد. برخلاف ادعای نقض، درمورد تضعیف علامت، احتمال گمراهی مصرف کننده ضرورت ندارد.

Blurring (به معنی تار و مبهم کردن، کدر کردن) زمانی اتفاق می افتد که به خاطر استفاده از یک علامت مشهور در زمینه ی سایر کالاهای غیر مشابه، قدرت تمایز بخشی آن علامت تضعیف شود. مثلاً عرضه ی دوچرخه با مارک «کُداک» یا عرضه ی سیگار با مارک «زیراکس».  اگرچه هیچ یک از مثال های فوق احتمالاً موجب گمراهی مصرف کننده ها نمی شود اما هریک از آن ها کیفیت متمایز آن علامت را تضعیف می کنند.

Tarnishment (به معنی لکه دار کردن)، نیز زمانی اتفاق می افتد که علامت به طور معمول از طریق نسبت دادن آن با کالاها یا خدمات نازل و ناشایست، شکل ناخوشایندی بگیرد. بنابراین مثلاً در پرونده ای که اخیراً مطرح بوده، علامت  ToysRUs  با موفقیت ادعای تضعیف(به روش اخیر) را علیه adultsrus.com که یک وب سایت دارای تصاویر مستهجن بود مطرح نمود.

9-                چه اقدامات احتمالی دیگری وجود دارد که موجب نقض علامت تجاری می شود؟

اگر چه احتمال گمراهی مصرف کننده و یا تضعیف علامت (همانگونه که در بالا اشاره شد) دو نمونه عمده از موارد نقض علامت تجاری محسوب می شوند، موارد دیگری نیز مطابق قانون ایالتی و بر اساس قوانین مربوط به رقابت نامشروع وجود دارد که به شرح زیر به آنها اشاره می شود.

1)     Passing off   این عمل وقتی اتفاق می افتد که خوانده ی یک پرونده نقض تلاش کرده کالاهای خود را به عنوان کالاهای اصلی خواهان (مالک علامت) به بازار عرضه نماید. برای مثال، شخص خوانده کامپیوتر هایی تولید کرده و [با نصب علامت خواهان روی آنها، مثلاً علامت اپل] مدعی شده است که اینها همان کامپیوترهای شرکت اپل هستند.

2)     Contributory passing off    این عمل وقتی اتفاق می افتد که خوانده مستقیماً در معرفی محصول تقلبی دخیل نبوده ولی به صورت غیر مستقیم به شخص دیگری کمک کرده و یا او را ترغیب کرده که کالاهای خود را به نام کالاهای خواهان (مالک علامت) معرفی نماید [شرکت یا معاونت در ارتکاب جرم بند یک]. برای مثال، به یک فروشگاه کامپیوتری کمک می کند و اطلاعات غلط می دهد که عنوان کند کامپیوترهایی که عرضه شده کامپیوتر های شرکت اپل است.

3)     Reverse passing off   این عمل وقتی اتفاق می افتد که خوانده ی دعوا کالاهای [با کیفیت و دارای تکنولژی برتر] خواهان را به عنوان کالاهای خود معرفی نماید. برای مثال، کامپیوتر های شرکت اپل را [که معمولاً از استاندارد و کیفیت خوبی برخوردارند] بر می دارد و با کندن علامت تجاری روی آن، علامت تجاری خود را بر روی آنها نصب کرده و به بازار عرضه می کند.

10-           در مقابل ادعای نقض علامت تجاری چه دفاعی می شود انجام داد؟

یکی از راههای دفاع قانونی در مقابل نقض علامت تجاری، ادعای «استفاده منصفانه» (Fair use) است.

استفاده منصفانه وقتی ممکن است که از یک علامت توصیفی به صورتی استفاده شده باشد که معنی استنباط شده همان معنی توصیف کالا باشد و نه معنی فرعی آن [که باعث می شود علامت توصیفی از حمایت برخوردار شود] و نیز باعث نشود که مصرف کنندگان گمراه شوند. برای مثال،  یک شرکت تولید مواد غذایی که در کالاهای خود از سبوس استفاده کرده است مدعی شود که کالاهایش «سبوس دار(all bran)» هستند. در چنین حالتی مالک علامت «سبوس دار all bran»  نمی تواند مدعی نقض علامتش شود. چرا که چنان استفاده ای از آن عبارت به قصد توصیف عناصر و کیفیت کالا صورت گرفته و نه به قصد استفاده از «معنی فرعی» آن علامت تجاری یاد شده.  به همین صورت، در پرونده ای دادگاه حکم داد که استفاده خوانده از عنوان «fish fry » (به معنی ماهی سرخ شده)، برای توصیف سوخاری بودن ماهی، یک اقدام در قالب استفاده منصفانه بوده و به مارک تجاری خواهان که«Fish- Fri» بوده تجاوزی نشده است.

چنان استفاده هایی محق تشخیص داده می شوند چرا که فقط به مفهوم و منظور توصیف محض استفاده می شوند.[ماده 17 موافقتنامه تریپس نیز به این نوع استفاده از علائم توصیفی را مجاز تلقی کرده است]

یکی دیگر از راههای دفاع در این مورد که برخی دادگاهها– علی رغم ارتباط نزدیکش با عنوان استفاده منصفانه- آن را نیز به رسمیت شناخته اند، تحت عنوان «استفاده برای معرفی»(Nominative use) می باشد.  

استفاده برای معرفی وقتی است که استفاده از یک واژه[که علامت تجاری است] برای معرفی کالاها یا خدمات یک شرکت، و نه برای کالاها یا خدمات خودِ استفاده کننده، ضروری باشد. برای مثال، در یک پرونده ای که اخیراً مطرح شده است، روزنامه ی USA Today یک برنامه رأی گیری و نظر سنجی تلفنی برگزار کرده و از مخاطبان خود خواسته است تا به اعضای محبوب خود در گروه موسیقی New Kids on the Block رأی بدهند. آن گروه موسیقی علیه آن روزنامه طرح دعوا کرده و مدعی نقض علامت تجاری شده است.  در نهایت دادگاه حکم داد که استفاده از علامت تجاری یاد شده یک «استفاده به منظور معرفی» و محق می باشد؛ زیرا: (1) بدون استفاده از نام گروه، آن گروه براحتی برای مخاطبین قابل شناسایی نبود؛  (2) آن روزنامه از علامت فقط به قدر معقولی که برای معرفی لازم بوده استفاده کرده است؛ و (3) هیچ القائی مبنی بر تأیید یا پشتیبانی مالی از سوی آن گروه صورت نگرفته است[القاء نشده است که این روزنامه توسط آن گروه موسیقی مورد تأیید است یا پشتیبانی مالی می شود]. بنابراین، نظریه اصلی این است که استفاده از یک علامت برخی مواقع برای معرفی و صحبت در مورد کالاها یا خدمات یک گروه دیگر ضروری است. وقتی شرایط فوق محقق باشد، چنان استفاده ای مورد تأیید و محق تشخیص داده می شود.

11-           چه ضمانت اجراهایی برای تقض حقوق علامت تجاری وجود دارد؟

خواهان یک دعوای نقض علامت تجاری به استناد قوانین فدرال می تواند ضمانت اجراهای جبرانی فراوانی را مطالبه نماید. ابتدا اینکه حق دارد با درخواست صدور دستور موقت جلوی استفاده بیشتر و نقض بیشتر را بگیرد. همچنین درخواست جبران خسارات مالی نماید از جمله: 1- سودی که خوانده با نقض علامت به دست آورده را مطالبه نماید؛    2- خساراتی که به خود خواهان وارد شده را از خوانده مطالبه نماید[هر چند سود خوانده کمتر از خسارات وارده به خواهان باشد]؛  3- خسارات دادرسی را مطالبه نماید.

در صورتی که نقض علامت به روش تضعیف باشد، مالک علامت فقط در صورتی می تواند خسارات یاد شده را مطالبه کند که ثابت نماید خوانده با علم و آگاهی وارد حوزه ی اعتبار تجاری او شده و به او زیان وارد کرده است. در غیر این صورت، او فقط می تواند دستور موقت برای توقف اقدامات بیشتر خوانده را درخواست کند و نمی تواند خسارت بگیرد.